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Il mercato, la concorrenza e la tutela del diritto al nome (a proposito del caso “Maradona”)

Claudia Confortini,  Docente a contratto di Fundamentals of Private Law e Introduction to Private Law nell’Università degli Studi di Roma “Link Campus University”

Il contributo trae spunto da una recente sentenza del Tribunale di Milano, che elegge le sole previsioni del codice della proprietà industriale a parametro di valutazione della condotta consistente nell’uso di un nome e di un segno famosi in assenza del consenso del titolare e con modalità tali da ingenerare l’erroneo convincimento nel pubblico dei consumatori circa l’esistenza di un rapporto di sponsorizzazione. La riflessione si concentra sulla tendenza, che sembra emergere nella più recente giurisprudenza pratica, ad assegnare primario rilievo all’interesse del titolare del nome e del segno notorio alla remunerazione dell’investimento sulla propria notorietà, ma soprattutto alle istanze di protezione del pubblico dei consumatori dall’inganno e di tutela della concorrenza attraverso la prevenzione, l’inibizione e la sanzione di condotte contraffattive e parassitarie, coniugando l’esigenza compensativa con quelle sanzionatoria e di deterrenza.

PAROLE CHIAVE: tutela del nome - concorrenza - segni distintivi - sport - reputation and notority

Market, competition and the protection of the right to the name (regarding the “Maradona” case)

The article takes its cue from a recent judgment of the Court of Milan, which elects the sole provisions of the code of industrial property as a parameter for evaluating the conduct consisting in the use of a famous name and a famous sign in the absence of the owner’s consent and in such a way as to mislead the consumer public about the existence of a sponsorship relationship. The reflection focuses on the tendency, which seems to emerge in the most recent practical jurisprudence, to assign primary importance to the interest of the owner of the famous name and sign to the remuneration of the investment in its fame, but above all to the need to protect the public of consumers from deception and to safeguard competition through the prevention, inhibition and sanction of counterfeit and parasistic conduct, combining the need for compensation with that for sanctions and deterrence.

[…]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 31/7/17 Diego Armando Maradona chiamava in giudizio la Dolce & Gabbana Industria s.p.a. per sentire – previo accertamento dell’indebita utilizzazione e sfruttamento a fini commerciali, da parte di D&G, del nome e/o marchio dell’attore, [– condannare il convenuto a] risarcire i danni, quantificati in euro 1.000.0000, considerato l’uso pubblicitario delle stesso, alla luce della diffusione con ogni mezzo di immagini e/o filmati e/o comunicazioni pubblicitarie in ogni modo riproducenti o contenenti il suddetto nome e marchio. Allegava l’attore che in data 8/7/09 si svolgeva a Napoli un evento mondano per clienti illustri o istituzionali di D&G – consistente in una sfilata di presentazione di simboli della città partenopea, con il patrocinio delle istituzioni – in cui una modella sfilava con una maglia del numero 10, storica posizione calcistica di Maradona. Le immagini dell’evento avevano ricevuto, come detto, ampio risalto sui media nazionali ed internazionali, essendo state riprese da quotidiani, riviste di moda e non, telegiornali, siti web, ecc. Di tale iniziativa promozionale, tuttavia, l’attore nulla sapeva e, appresa la notizia dell’utilizza­zione del suo nome per fini commerciali in occasione della sfilata, contestava alla convenuta con lettera di diffida (recapitata pochi giorni dopo l’evento) l’indebito utilizzo delle privative di loro titolarità. Tale contenzioso, inoltre, giungeva repentinamente all’attenzione di alcuni quotidiani nazionali, con violazione del diritto all’immagine di Maradona. Si costituiva Dolce & Gabbana Industria s.p.a., eccependo l’inammissibilità/improponibilità/irritualità/nullità delle domande attoree per carenza di lesione ai danni di Maradona, segnalando altresì la propria carenza di legittimazione passiva essendosi solo interessata degli aspetti commerciali attinenti alla fabbricazione e commercializzazione dei capi in collezione (fabbricazione e commercializzazione, peraltro, dalle quali venivano esclusa la camicia col numero 10). Il G.I. concedeva i termini di cui all’art. 183, VI c.p.c., quindi, all’udienza del 19/6/19 rimetteva la causa in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la mancata successiva messa in commercio del prodotto, all’esito della reazione del titolare del segno, incide sull’entità della condotta contraffattiva e sulle relative conseguenze risarcitorie, ma non assorbe e vanifica di per sé l’illecito ex art. 20– 21 CPI di comunicazione pubblicitaria ad essa preordinata. Le considerazioni che precedono rilevano anche ai fini dell’interesse ad agire dell’attore, ex art. [continua..]

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Sommario:

1. Il caso Maradona v. D&G S.r.l. - 2. La tutela del nome e del segno notorio nel prisma della disciplina del c.p.i. contro parassitismo e contraffazione - 3. Tutela del nome e dei segni distintivi in ambito sportivo: i precedenti giurisprudenziali - 4. Il danno risarcibile. Un nodo intricato, tra funzione riparatoria e di deterrenza, difficoltà probatorie, carenza di allegazioni specifiche e valutazioni presuntive - 4.1. L’interesse allo sfruttamento commerciale della propria notorietà; gli interessi di consumatori e concorrenti; i rischi di undercompensation e underdeterrence - NOTE


1. Il caso Maradona v. D&G S.r.l.

La sentenza in commento presenta indubbio interesse nel panorama giurisprudenziale dal momento che elegge le sole previsioni del codice della proprietà industriale a parametro di valutazione della condotta, censurata dall’attore, consistente nell’uso di un nome e di un segno famosi in assenza del consenso del titolare e con modalità tali da ingenerare l’erroneo convincimento nel pubblico dei consumatori circa l’esistenza di un rapporto di sponsorizzazione. L’accento è, per questa via, posto primariamente sull’interesse del titolare del nome e del segno notorio alla remunerazione dell’investimento sulla propria notorietà e soprattutto, sulle istanze di protezione del pubblico dei consumatori dall’inganno e di tutela della concorrenza attraverso la prevenzione, l’inibizione e la sanzione di condotte contraffattive e parassitarie. Accanto al­l’interesse del titolare del nome e del segno allo sfruttamento commerciale della notorietà, affiorano fino ad assumere rilievo preponderante gli interessi di consumatori e concorrenti; al­l’esigenza compensativa si affiancano quella sanzionatoria e di deterrenza. Il caso portato all’attenzione del tribunale meneghino ha visto Diego Armando Maradona convenire in giudizio D&G S.r.l., lamentando la violazione del diritto al nome nel corso di un evento pubblico con finalità commerciali e pubblicitarie e segnatamente, in una sfilata di moda svoltasi a Napoli l’8 luglio 2016 con ampia risonanza non solo sul sito web della casa di moda, ma anche sulle più importanti testate giornalistiche nazionali ed estere, su You Tube e sui social network. Attraverso l’uso del nome “Maradona” e del simbolo rappresentato dal n. 10 sopra una maglia dai colori del Napoli calcio, indossata da una modella nel defilé, D&G avrebbe sfruttato in modo indebito la notorietà del calciatore e l’appeal del suo segno distintivo agli occhi del pubblico, traendone conseguentemente un vantaggio economico ingiusto. L’attore chiedeva, quindi, l’accertamento della responsabilità di D&G s.r.l. e la sua condanna al risarcimento dei danni. Il giudice di prime cure, in accoglimento delle pretese attoree, accertata l’illiceità dell’uso del nome e del segno distintivo dell’attore, ha [continua ..]

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2. La tutela del nome e del segno notorio nel prisma della disciplina del c.p.i. contro parassitismo e contraffazione

Non si può non osservare, nel merito della decisione, come il nome «Maradona» e il segno «10» siano stati tutelati in ragione della loro funzione suggestiva e «pubblicitaria», dunque, quali strumenti di comunicazione, veicolo di informazioni, immagini e messaggi dei quali avrebbero potuto «beneficiare» i prodotti dell’impresa in termini di appetibilità presso la potenziale clientela. Il nome «Maradona» è stato impiegato in un contesto e con modalità concrete tali da suggerire un collegamento tra la casa di moda e il giocatore nonostante questi fosse del tutto ignaro dell’iniziativa promozionale; il numero «10», apposto assieme al nome del calciatore sul retro di una maglia dei colori del Napoli calcio, è stato utilizzato come segno distintivo capace di catalizzare l’attenzione del pubblico dei consumatori e indurre associazioni mentali nei potenziali acquirenti, con illecito agganciamento alla notorietà altrui. L’uno e l’altro sono stati sfruttati col fine di destare un plus di attenzione da parte degli astanti e dei mass media e di far apparire i capi della sfilata più attraenti agli occhi di una platea di soggetti capaci di apprezzare il nome e il segno come simboli evocativi d’immagini gratificanti. Sfoggiando nel defilé capi contrassegnati dal nome «Maradona» e dal numero «10», la casa di moda intendeva comunicare una certa immagine di sé, in linea, cioè coerente con i valori di successo, talento e unicità collegati al campione del calcio [3]. Tuttavia, solo chi abbia determinato la notorietà del segno può sfruttarlo commercialmente, stipulando contratti come, a esempio, quello di merchandising [4] di largo impiego in àmbito sportivo [5], con cui al licenziatario viene consentito lo sfruttamento a fini commerciali della forza attrattiva del segno; il contratto di sponsorizzazione [6], testimonial [7] o endorsement [8]. La protezione offerta dagli articoli 8, 20 e 21 c.p.i., finalizzata alla repressione di condotte parassitarie e alla tutela del pubblico contro l’inganno, è nel caso concreto accordata giacché il numero «10» è stato impiegato come segno dotato di valore di [continua ..]

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3. Tutela del nome e dei segni distintivi in ambito sportivo: i precedenti giurisprudenziali

L’orientamento espresso nella sentenza in commento si colloca nel solco di un indirizzo segnato da risalenti pronunce. Già verso la fine degli anni Novanta del secolo scorso, in tema di indebito approfittamento della forza attrattiva del segno distintivo, il Tribunale di Torino aveva statuito che l’uso del nome «Juventus» e del suo stemma, lecito per scrivere sulla squadra di calcio, è illecito se finalizzato alla pubblicizzazione di un prodotto (nel caso di specie, si trattava di un calendario) e dunque, se funzionale a uno scopo diverso da quello di fornire informazioni in merito alla squadra o ai suoi giocatori [24]. Da tempo, superate le originarie incertezze, i nostri giudici mostrano di considerare i marchi e i segni distintivi, specialmente nel campo dello sport, non più soltanto come indicatori di provenienza ma anche, anzi soprattutto come simboli suggestivi ed evocativi [25], veicolo di messaggi e significati ulteriori, rispetto ai quali s’impone di assicurare adeguata tutela quante volte il loro impiego in ambito commerciale sia capace d’indurre i consumatori ad acquistare dei prodotti o anche solamente a inferire, erroneamente, il consenso del titolare. Anche rispetto al problema dell’applicabilità della scriminante di cui all’art. 21 Cost. la giurisprudenza si è da tempo assestata, nel senso di escludere che l’esercizio della libertà di espressione o di stampa possa valere come causa di giustificazione in àmbito commerciale [26]. Lo stesso Tribunale di Torino, nella sentenza appena citata, ebbe a statuire, in proposito, che: «Il diritto di marchio non consente di vietare l’uso dello stemma e del nome di una squadra di calcio per scrivere su tale squadra, ma consente di opporsi all’uso di tale segno che sia fatto per pubblicizzare un prodotto (nella specie: un calendario) che ha una sua autonoma funzione ben diversa da quella di fornire informazioni in merito alla squadra o ai suoi giocatori, e cioè quando tale uso venga effettuato per indurre il pubblico dei consumatori, attratti dalla particolare forza evocativa del segno, ad acquistare il prodotto» [27]. Nel caso in commento, è bene ribadirlo, il numero «10» non configura un comune segno descrittivo: è fin troppo evidente che, alla maglia col numero «10» e la scritta [continua ..]

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4. Il danno risarcibile. Un nodo intricato, tra funzione riparatoria e di deterrenza, difficoltà probatorie, carenza di allegazioni specifiche e valutazioni presuntive

Tornando al nostro caso, per quanto concerne il profilo risarcitorio, occorre premettere come, a proposito dell’an debeatur, il Tribunale abbia osservato che la mancata commercializzazione di capi con il logo di Maradona, anche a séguito delle iniziative prontamente intraprese dal titolare del segno, non fa venir meno l’illegittimità della comunicazione pubblicitaria ingannatoria preordinata alla condotta contraffattiva: essa incide sulla quantificazione del danno cioè, sull’entità del pregiudizio risarcibile, ma non toglie il carattere d’illiceità alla condotta ex artt. 20 e 21 c.p.i. [43]. Per quanto concerne, poi, il quantum debeatur, il Tribunale liquida la somma facendo ricorso al criterio del “prezzo del consenso” [44] cioè, tenendo conto dell’utile che Maradona avrebbe potuto lucrare se avesse prestato il consenso allo sfruttamento del nome e del segno distintivo [45]. Il quantum liquidato dal giudice secondo detto parametro dobbiamo reputare che assorba, per un verso, il danno da “annacquamento” (o dilution) cioè, il danno emergente consistente nel pregiudizio subìto per la diminuzione di valore commerciale dell’immagine conseguente alla diffusione non autorizzata del nome [46]; per altro verso, i benefici realizzati dall’autore della violazione. Sulla scorta dell’art. 125, primo comma, nel liquidare il risarcimento del danno il giudice deve, infatti, tener conto «di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione»; in base al secondo comma, «La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale, stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano» (cd. lump sum). Il giudice sembra, dunque, esentato dal dover specificare i singoli elementi tenuti in considerazione e il peso di ciascuno nella determinazione del quantum. Egli può procedere, come nel caso di specie, a una valutazione presuntiva forfettaria, superando le difficoltà di [continua ..]

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4.1. L’interesse allo sfruttamento commerciale della propria notorietà; gli interessi di consumatori e concorrenti; i rischi di undercompensation e underdeterrence

Queste brevi annotazioni, appuntate prendendo le mosse dalla pronuncia del Tribunale meneghino, consentono, forse, di adombrare qualche ulteriore osservazione, di carattere più generale. Anzitutto, è d’interesse registrare come il giudicante abbia scelto di regolare il caso attraverso le sole maglie della disciplina industrialistica, svelando una sensibilità rivolta più al mercato che alla persona. Così regolando il tiro, il tribunale milanese mostra di voler colpire un preciso bersaglio, ponendosi in linea con pronunce, schiettamente market-oriented, come quella del Tribunale di Roma in cui è scritto a chiare lettere «colui che pretende di utilizzare il nome celebre altrui senza sostenere i costi corrispettivi, lede sia l’interesse del titolare alla remunerazione differenziale degli investimenti che questi abbia effettuato per promuovere il proprio nome e fargli acquisire notorietà, sia gli interessi degli altri concorrenti a non essere svantaggiati nella competizione economica avendo pagato per sfruttare ciò che altri utilizzano gratuitamente» [64]. D’altra parte, sembra di poter rilevare come, nonostante le riforme legislative intraprese sotto l’impulso della normativa europea e gli itinerari sin qui compiuti della giurisprudenza pratica abbiano autorizzato a parlare di best practices in ambito domestico [65], l’osservazione della prassi giudiziaria restituisce la sensazione che, tutt’ora, le difficoltà probatorie o, di volta in volta, la carenza di allegazioni specifiche da parte dei difensori dei danneggiati (dietro cui i giudici si schermano anche nel caso concreto) possano implicare una svalutazione del profilo risarcitorio col rischio di undercompensation e underdeterrence [66]. Mentre nelle cause in materia di contraffazione e concorrenza sleale di più ingente valore economico sono usualmente disposte impegnative consulenze tecniche e adottati sofisticati e condivisi parametri di calcolo, tanto da far apparire come «residuale» il rimedio della liquidazione equitativa [67], in molti giudizi di proprietà intellettuale e industriale le richieste risarcitorie continuano a fondarsi su ipotesi difficilmente dimostrabili empiricamente. Simili difficoltà di prova dei danni rischiano di ridondare a svantaggio della efficacia dissuasiva della [continua ..]

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NOTE

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